Questão nº 95
Questão de Direito Empresarial · FGV CSJT 2023 (nº 95)
A sociedade XXX, que desenvolve atividade de cursos de línguas, tem como maior canal de publicidade e promoção de seus serviços os provedores de busca na internet. A sociedade YYY, sua concorrente na atividade desenvolvida, contratou serviço de publicidade paga de um dos provedores de busca mais utilizados pelos usuários da internet. Com base no uso de certas palavras-chave, dentre elas, a marca registrada da sociedade XXX, a sociedade YYY visa colocar em destaque e precedência o conteúdo pretendido por ela, anunciante pagador por meio de links patrocinados.
Sobre o caso, é correto afirmar que:
- Aa sociedade YYY infringe a legislação de propriedade industrial quando elege, em links patrocinados, palavra-chave que é marca registrada da sociedade XXX; (alternativa correta)
- Ba sociedade YYY, devido ao uso indevido de sua marca registrada pela sociedade XXX, faz jus a indenização por danos morais, sendo necessária a prova do abalo reputacional sofrido;
- Ca sociedade YYY não comete ato ilícito, na medida em que o consumidor é capaz de reconhecer que o serviço por ela oferecido não se confunde com aquele prestado pelo seu concorrente, sociedade XXX;
- Da sociedade YYY não comete ato ilícito, pois a contratação de links patrocinados com o provedor de buscas é lícita, respaldada pelas normas de direito contratual, sendo, portanto, válida;
- Eo uso da expressão "XXX" quando atrelada à expressão "curso de inglês" pela sociedade YYY não configura uso indevido da marca e prática de concorrência desleal, na medida em que não é possível reconhecer o desvio de clientela.
Resposta comentada
Gabarito Alternativa A
Quando uma empresa utiliza a marca registrada (um sinal distintivo que identifica produtos ou serviços de uma empresa) de um concorrente como palavra-chave (termo de busca) em links patrocinados (anúncios pagos em buscadores de internet), isso é considerado uma infração de propriedade industrial e concorrência desleal, pois explora indevidamente a reputação alheia para atrair clientes.
- (A) Correta: A sociedade YYY infringe a legislação de propriedade industrial quando elege, em links patrocinados, palavra-chave que é marca registrada da sociedade XXX, pois utiliza indevidamente um ativo imaterial do concorrente para desviar clientela e obter vantagem indevida, conforme a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) e a jurisprudência consolidada sobre o tema.
- (B) Incorreta: A alternativa inverte os papéis; a sociedade XXX é a vítima do uso indevido de sua marca, não a YYY. Além disso, a prova do abalo reputacional para danos morais em pessoa jurídica, embora necessária, não é o ponto principal da incorreção aqui.
- (C) Incorreta: (Armadilha da banca) Esta é a alternativa mais tentadora. Embora o consumidor possa, em algum momento, perceber que o serviço não é da XXX, o ato ilícito já se configura no momento em que a YYY se beneficia da reputação da marca XXX para atrair o clique inicial ou a atenção do usuário. O desvio de clientela ou o aproveitamento parasitário da marca alheia ocorre mesmo que não haja confusão final, pois a YYY se aproveitou da busca pela marca XXX para promover seus próprios serviços.
- (D) Incorreta: A legalidade do contrato entre a YYY e o provedor de buscas (sob o direito contratual) não legitima o conteúdo ou as palavras-chave escolhidas. O uso de uma marca registrada de terceiros como palavra-chave é uma questão de direito de propriedade industrial, que se sobrepõe à mera validade do contrato de publicidade.
- (E) Incorreta: O uso da marca "XXX" mesmo atrelada a "curso de inglês" pela YYY pode sim configurar uso indevido e concorrência desleal. A afirmação de que "não é possível reconhecer o desvio de clientela" é falha, pois o objetivo de usar a marca do concorrente como palavra-chave é justamente atrair atenção e, consequentemente, desviar potenciais clientes ou se aproveitar da notoriedade alheia.
Fonte: FGV CSJT 2023 Juiz do Trabalho Substituto (Caderno Tipo 1). Reproduzida para fins de estudo.